专利和商业秘密之间的智能选择| 2020-04-09 | PCI杂志

在专利和商业秘密之间做出选择可能是一个痛苦的决定，尤其是在涂料行业。通常情况下，要确认做出了正确的决定，只有在做出决定几年后，才会有后见之明。本文的目的不是说服决策者提交专利申请或维护商业秘密。相反，本文提供了专利、商业秘密的简要概述，并深入讨论了美国专利和商标局(USPTO)可用的不常用的程序选项，这些选项可以用来收集关键信息，从而使决策者能够自信地选择申请专利或保持商业秘密。

大多数涂料配方商都明白，获得涂料配方的专利是一项宝贵的资产。这是因为专利提供了排除竞争对手制造、使用、提供销售、销售和进口所声称的配方的能力。然而，申请专利的决定可能并不容易——因为结果无法保证。例如，在2019财年，USPTO批准了74%的专利申请。此外，在获准的专利申请中，绝大多数申请的权利要求在USPTO起诉期间被缩小。换句话说，在USPTO的申请流程结束时，26%的申请人两手空空，其余绝大多数申请人获得的金额低于他们最初要求的金额。

获得授权专利有许多程序途径。通常，这些路径分为两大类。第一类涉及专注于仅在美国保护其制剂的申请人。相反，第二种途径涉及专注于在多个国家保护其制剂的申请人(即全球方法)。图1代表了全球方法的典型专利申请提交策略，这是专注于全球的涂料公司最常见的方法。

不管采用何种特定的归档策略，当第一个文档被归档时，时钟就开始滴答作响。理解三个事件发生的时间对于本文的讨论至关重要。首先，在提交第一份文件(图1为美国临时申请)后，任何后续申请绝对必须在提交第一份文件(图1为根据《专利合作条约》提交的专利申请，或PCT申请)后12个月内提交。其次，在提交第一份文件后18个月，PCT申请(全球方法)或美国非临时申请(美国方法未显示)将公布。最后，在申请发布后的某个时间点，USPTO将开始积极审查申请。这些事件是重要的，因为，正如下面进一步描述的，当申请人了解专利申请过程的结果时，由于专利申请的公布，申请人已经牺牲了他们维护商业秘密的能力。如果申请人的专利申请被USPTO拒绝，或者如果申请人对USPTO最终允许的权利要求范围不满意，这可能是一个残酷的结果。事后来看，这两种负面结果中的任何一种，申请人都可能倾向于将配方作为商业秘密来保留。

现在提到商业秘密，商业秘密可以用来保护不易受到逆向工程影响的涂料配方。然而，需要认识到的是，每个内部保密的秘密并不会上升到“商业秘密”的水平。一般来说，秘密的所有者需要做出“合理的努力”来维护该秘密作为商业秘密。这种合理努力的例子可以包括:将配方标记为“机密”，将机密配方的访问权限限制为关键人员，并确保这些选定的个人群体理解机密配方是商业秘密。通常情况下，商业秘密的所有者通过确保知道该商业秘密的人不会将信息转移给竞争对手(例如通过跳槽)来寻求保持竞争优势。

与专利相比，商业秘密保护本身就有一定的缺点。最值得注意的是，商业秘密无法防止竞争对手独立开发出完全相同或类似的配方。相比之下，专利的目标不仅是保护确切的配方，而且还保护类似的配方。图2提供了专利和商业秘密的额外比较。

如图2所示，这两种形式的保护几乎没有任何共同之处。因此，选择通过商业秘密保护配方的决策者被迫(也许令人不安)依赖于竞争对手不会独立复制配方的事实。

正如本文开头所述，在专利和商业秘密之间进行选择可能是一个令人痛苦的决定。没有人喜欢在没有必要信息的情况下做决定。然而，决策者往往被迫在专利申请和商业秘密之间做出选择，而对申请成功的可能性没有明确的了解，对最终的权利要求范围也没有明确的了解。这一决定进一步受到了最坏情况的压力——一项不成功的专利申请公布，随后被USPTO拒绝，其中申请的公布使申请人无法将配方作为商业秘密来维护。

因此，问题就变成了，如何才能减少在专利申请和商业秘密之间进行选择时的不确定性。答案可以在USPTO不常用的程序机制中找到。

程序机制#1(美国焦点)

第一个程序性选项涉及仅在美国需要专利保护的涂层配方。当提交美国非临时专利申请时，申请人可以在提交时提交不公开请求。顾名思义，提交这一请求将指导USPTO在18个月的搁置后不公布专利申请。这项要求必须在提交申请时提出。申请人还必须证明申请中披露的发明没有也不会是在另一个国家或根据多边国际协议提出的申请的主题。尽管应用程序没有在18发布^th月日，如果申请人最终成功，在申请人向USPTO提交发行费支付后，被授予的专利将公布。

这一程序的意义在于，它允许申请人在申请未决期间提交专利申请，而无需向公众披露申请。因此，申请人能够在申请审理期间同时将配方作为商业秘密进行维护。一旦在USPTO达成最终处置，申请人就可以明智地选择是允许专利授予还是保持商业秘密。具体来说，申请人能够评估专利申请是否会授予权利，并评估权利要求的范围，这正是决策者在专利和商业秘密之间做出选择时更愿意考虑的信息。在决策者倾向于专利保护的情况下，决策者只需支付发行费。另一方面，如果决策者在评估了USPTO提供的垄断范围后更倾向于商业秘密保护的路径，申请人只是拒绝支付发行费，这将导致专利申请在没有任何公开的情况下被放弃。

程序机制#2和#3(全球焦点)

与第一种程序选择不同，第二和第三种选择旨在收集与选择一类似的信息，但不牺牲在外国司法管辖区追查申请事项的能力。请回顾上述讨论，在提交第一份申请后，申请人必须在12个月内提交任何后续申请。因此，根据程序选项2和3，信息必须在提交第一份申请后的12个月内收集。还请回顾一下，在典型的专利申请提交策略下，USPTO的实质性审查远远晚于首次申请的12个月。为此，第二和第三个程序选项寻求加速USPTO的审查。

程序机制2被USPTO正式称为“轨道1优先审查”。USPTO本程序的既定目标是在12个月内就申请的可专利性提供最终决定。要参加轨道1优先审查，申请人需要向USPTO提交申请，并向USPTO支付4000美元的额外费用(假设申请人被归类为大型实体)。换句话说，USPTO允许申请人支付额外的费用以“插队”并几乎立即开始审查。USPTO审查申请后，发布办公室行动，解决申请的优点。申请人必须在三个月内提交对Office Action的适当回复，以保持Track 1申请的状态。理想情况下，考虑到在不到一年的时间内获得USPTO的决定，使申请人能够寻求国外专利申请的关键目标，发明者和检察官将努力在三个月日期之前提交答复。

通常，有动机的申请人起诉Track 1申请能够确定USPTO是否允许申请，并在12个月内评估允许索赔的范围。这个时间点很重要，因为这些关键信息是在美国申请公布之前收集的，也是在外国司法管辖区提交申请的12个月日期之前收集的。因此，由于这些信息是秘密收集的，在申请人对结果不满意并选择放弃申请的情况下，申请人保持配方作为商业秘密的能力得到了保留。

这一策略的另一个好处是，与收集信息以实现专利申请和商业秘密之间的智能选择无关，如果在这些外国司法管辖区提交的专利申请的权利要求范围与已授予的美国专利相同，并且申请人提交了“专利起诉高速公路”(PPH)请求，则可以在大多数外国司法管辖区利用USPTO的成功。这一要求加快了在外国司法管辖区的审查，通常会使申请过程更加顺畅，最终可能有助于抵消在美国首次申请时要求轨道1优先审查的额外4,000美元费用。

程序机制3被USPTO正式称为“加速审查”。加速审查和轨道I优先审查是非常相似的起诉策略，每个途径都有一个共同的目标，即在12个月内对申请的可专利性做出最终决定。与轨道1优先审查不同，加速审查要求申请人提交详细的预审报告，其中包括详细的检索方法，相关参考文献列表，以及关于每个权利要求如何在参考文献列表上具有专利性的解释。换句话说，加速审查要求申请人准备一份预审报告，该报告类似于USPTO在第一次办公室行动中准备的工作产品，并增加了对可专利性要求的解释。申请加速审查的费用仅为$140，以换取准备审查前查册报告的额外负担。然而，与第一轨道优先考试相比，加速考试的成本效益在很大程度上被准备考前搜索报告的法律费用所侵蚀。